如何答复关于专利实用性的审查意见？

如何答复关于专利实用性的审查意见？

在专利申请的过程中，审查员发出的审查意见中会出现权利要求不符合专利法二十二条第三款规定的实用性。那实用性具体指的是什么呢，又应该如何答复关于实用性的审查意见呢？下面对此类问题进行了具体的阐述。

实用性的概念

实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上 制造或者使用，并且能够产生积极效果。

概念的解释

授予专利权的发明或者实用新型，必须是能够解决技术问题，并 且能够应用的发明或者实用新型。换句话说，如果申请的是一种产品（包括发明和实用新型），那么该产品必须在产业中能够制造，并且 能够解决技术问题；如果申请的是一种方法（仅限发明），那么这种方法必须在产业中能够使用，并且能够解决技术问题。只有满足上述条件的产品或者方法专利申请才可能被授予专利权。

所谓产业，它包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业以及文化体育、生活用品和医疗器械等行业。

在产业上能够制造或者使用的技术方案，是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案。这些方案并不一定意味着使用机器设备，或者制造一种物品，还可以包括例如驱雾的方法，或者将能量由一种形式转换成另一种形式的方法。

能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。

实用性的审查原则

审查发明或者实用新型专利申请的实用性时，应当遵循下列原则：

（1）以申请日提交的说明书（包括附图）和权利要求书所公开的整体技术内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容；

（2）实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。

审查基准

专利法第二十二条第四款所说的“能够制造或者使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。

下面给出不具备实用性的几种主要情形。

1、无再现性

具有实用性的发明或者实用新型专利申请主题，应当具有再现性。反之，无再现性的发明或者实用新型专利申请主题不具备实用性。再现性，是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。这种重复实施不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同的。

2、违背自然规律

具有实用性的发明或者实用新型专利申请应当符合自然规律。违背自然规律的发明或者实用新型专利申请是不能实施专利审查指南第二部分第五章实用性的，因此，不具备实用性。审查员应当特别注意，那些违背能量守恒定律的发明或者实用新型专利申请的主题，例如永动机，必然是不具备实用性的。

3、利用独一无二的自然条件的产品

具备实用性的发明或者实用新型专利申请不得是由自然条件限定的独一无二的产品。利用特定的自然条件建造的自始至终都是不可移动的唯一产品不具备实用性。应当注意的是，不能因为上述利用独一无二的自然条件的产品不具备实用性，而认为其构件本身也不具备实用性。

4、人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法

例如，为美容而实施的外科手术方法，或者采用外科手术从活牛身体上摘取牛黄的方法，以及为辅助诊断而采用的外科手术方法，例如实施冠状造影之前采用的外科手术方法等。

5、测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数需要将被测对象置于极限环境中，这会对人或动物的生命构成威胁；例如：

（１）通过逐渐降低人或动物的体温，以测量人或动物对寒冷耐受程度的测量方法；

（２）利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷，并通过动脉血压的动态变化观察冠状动脉的代偿反应，以测量冠状动脉代谢机能的非侵入性的检查方法。

案例分析

实用新型权利要求1-6保护的是“一种可伸展建筑支撑架”，技术方案：包括底板，所述底板上设有液压汽缸，所述液压汽缸上设有升降踩板，所述液压汽缸与升降支撑柱相连，所述升降支撑柱顶部与第一支撑板相连，所述第一支撑板上设有扩展连接孔，所述第一支撑板下方还设有第一扩展连接块，所述第一支撑板与扩展支撑板相连，所述扩展支撑板上设有扩展连接槽，所述扩展支撑板下方设有二扩展连接块，所述第一扩展连接块与所述第二扩展连接块通过扩展连接板相连。要解决的技术问题是提供了一种吊链式建筑支撑架，该吊链式建筑支撑架，结构新颖，采用锁链对支撑架进行施工面积的扩展，结构坚固，安全可靠，然而本领域通常采用脚手架进行施工，该技术方案明显无益，脱离了社会需要，因此不具备专利法第二十二条第四款所规定的实用性。

分析过程：

首先，先看一下实用性判定：是否缺乏技术手段；是否违背自然规律；是否利用独一无二的自然条件完成的产品；是否非治疗目的的外科手术，非极限情况下的生理参数；是否无积极效果。

结合上述案例可以得到：案例中存在完整的技术手段，没违背自然规律，也不是利用独一无二的自然条件完成的产品，那么问题就出在“无积极效果”上了。

那如果我们想从“实用性”方面反驳审查员，就要从“积极效果”上论述，那此时我们可以这么答复：

此种结构是符合物理原理的，因此是可实现的；

其次，此种结构与建筑行业中使用的脚手架的物理原理一致，因此可以被建筑行业使用；

再次，脚手架的使用是建立在人工作业的环境下，随着行业技术的发展，建筑行业的技术也在进步，如远大采用预制钢结构组装建造超高层建筑，说明采用先进技术改造传统行业是一个行业技术发展的方向和趋势。本申请符合行业趋势，有……的有益效果。

综上，本申请的技术方案具有实用性，先进性。

由上述可知我们在答复时要阐述目前采用脚手架存在的缺陷和不足，本发明相对于脚手架的有益效果，再加举一两个相关技术改进的实际案例，应该能说服审查员了。

文/高沃知识产权  陈芳

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